Penyebab Permohonan Merek Ditolak DJKI: Bedah Pasal 20 & 21 UU No. 20/2016
Ringkasan (TL;DR)
DJKI menolak permohonan merek melalui dua mekanisme: penolakan mutlak (Pasal 20 ā tanda generik, deskriptif, menyesatkan) dan penolakan relatif (Pasal 21 ā persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau merek terkenal, itikad buruk). Memahami perbedaan keduanya menentukan strategi pra-filing yang tepat.
Butuh Bantuan Langsung?
Temukan profesional terdekat dari lokasi Anda.
Cari Konsultan HKIšDaftar Isi Artikel (10 Bagian)ā¼
Penolakan permohonan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terjadi melalui dua mekanisme hukum yang berbeda ā penolakan mutlak berdasarkan Pasal 20 dan penolakan relatif berdasarkan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Memahami perbedaan keduanya adalah langkah pertama yang menentukan apakah permohonan Anda layak diajukan atau perlu direvisi sebelum masuk ke sistem Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Jika Anda sedang mempersiapkan pendaftaran merek, layanan pendaftaran merek DJKI resmi dapat membantu menganalisis potensi risiko penolakan sejak tahap pra-filing.
Apa Perbedaan Penolakan Mutlak dan Penolakan Relatif Merek di DJKI?
Penolakan mutlak adalah penolakan yang berakar pada sifat intrinsik tanda itu sendiri ā bukan karena konflik dengan merek pihak lain. Pemeriksa Merek DJKI menilai apakah tanda yang didaftarkan secara fundamental layak menjadi merek berdasarkan standar yang ditetapkan Pasal 20 UU No. 20/2016.
Penolakan relatif, sebaliknya, adalah penolakan yang muncul karena konflik eksternal ā yaitu adanya merek yang sudah lebih dulu terdaftar atau terkenal yang dianggap memiliki persamaan. Mekanisme ini diatur di Pasal 21 UU No. 20/2016 dan sepenuhnya bergantung pada kondisi PDKI saat permohonan diajukan.
Perbedaan ini bukan sekadar akademik. Jika permohonan Anda ditolak atas dasar Pasal 20, revisi nama merek adalah satu-satunya jalan. Jika ditolak atas dasar Pasal 21, ada kemungkinan Anda dapat bernegosiasi, mengajukan banding ke Komisi Banding Merek DJKI, atau mempertimbangkan kelas barang/jasa yang berbeda.
| Aspek | Pasal 20 (Penolakan Mutlak) | Pasal 21 (Penolakan Relatif) |
|---|---|---|
| Dasar penolakan | Sifat tanda itu sendiri | Konflik dengan merek terdaftar/terkenal |
| Solusi | Ganti tanda/nama merek | Banding, negosiasi, atau diferensiasi kelas |
| Kapan diperiksa | Pemeriksaan substantif awal | Pemeriksaan substantif lanjutan |
| Pihak yang dapat menggugat | Hanya DJKI | DJKI dan pemilik merek terdaftar (oposisi) |
Pemeriksaan substantif merek di DJKI berlangsung maksimal 150 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan ā periode di mana semua alasan penolakan ini dievaluasi secara resmi.
Apa Saja Alasan Penolakan Berdasarkan Pasal 20 UU No. 20/2016?
Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 merinci enam kategori tanda yang tidak dapat didaftar sebagai merek. Pemeriksa DJKI wajib menolak permohonan yang masuk ke salah satu kategori ini, tanpa memandang apakah ada merek lain yang konflik atau tidak.
Merek Generik dan Deskriptif: Mengapa Nama yang "Menjelaskan" Tidak Bisa Didaftar?
Merek generik adalah tanda yang hanya terdiri dari nama umum atas barang atau jasa yang dimohonkan. Kata "Beras" tidak bisa menjadi merek untuk produk beras ā karena kata tersebut adalah nama generik dari barang itu sendiri. Nama generik yang didaftar sebagai merek monopoli akan membekukan kosakata publik yang seharusnya bebas digunakan oleh siapa pun di industri.
Merek deskriptif memiliki masalah serupa. Kata "Segar" untuk minuman, "Kuat" untuk oli mesin, atau "Cepat" untuk jasa ekspedisi adalah contoh tanda deskriptif yang hanya menggambarkan kualitas atau karakteristik produk ā bukan mengidentifikasi asal usul komersialnya. Pemeriksa DJKI menggunakan uji acquired distinctiveness (tanda yang awalnya deskriptif tetapi sudah menjadi merek terkenal melalui penggunaan bertahun-tahun) untuk menentukan pengecualian kasus per kasus.
Tanda yang telah menjadi milik umum (common in the trade) juga termasuk dalam kategori tidak dapat didaftar. Simbol seperti centang merah pada kemasan makanan atau pola tekstur yang sudah lazim digunakan di seluruh industri tidak bisa dimonopoli oleh satu pelaku usaha.
ā ļø Jebakan umum: Banyak pemohon mengira menambahkan satu kata unik di samping kata generik (seperti "Super Beras Emas") sudah cukup untuk lolos. Pemeriksa DJKI menilai keseluruhan tanda secara holistik ā jika elemen dominannya masih generik atau deskriptif, permohonan tetap berpotensi ditolak.
Merek yang Menyesatkan dan Bertentangan dengan Ketertiban Umum
Tanda yang menyesatkan (deceptive mark) adalah tanda yang secara aktif membohongi konsumen tentang sifat, kualitas, asal usul geografis, atau produsen barang/jasa. Contoh paling umum: nama yang mengandung kata "Paris" untuk produk yang tidak diproduksi di Paris dan tidak memiliki kaitan dengan Prancis.
Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum mencakup simbol, kata, atau gambar yang dianggap merendahkan, mengandung unsur pornografi, atau berpotensi mengganggu ketertiban sosial berdasarkan standar masyarakat Indonesia.
Lambang atau nama negara, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional (seperti PBB, WHO, atau Palang Merah) secara eksplisit dilarang digunakan dalam merek kecuali ada izin resmi dari otoritas yang bersangkutan. Pasal 20 huruf d UU No. 20/2016 melarang secara tegas penggunaan tanda yang menyerupai nama atau singkatan nama lembaga negara atau internasional.
Pemahaman menyeluruh tentang Pasal 20 menunjukkan bahwa dasar penolakan mutlak selalu bersumber pada ketidaklayakan tanda untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai identifikator asal komersial yang unik dan tidak menipu.
Apa Saja Alasan Penolakan Berdasarkan Pasal 21 UU No. 20/2016?
Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 mengatur penolakan yang bersifat relatif ā artinya permohonan ditolak bukan karena masalah inheren pada tanda, melainkan karena keberadaan merek pihak ketiga yang lebih dahulu terdaftar atau diakui.
Persamaan pada Pokoknya: Standar Pengujian Pemeriksa DJKI
Persamaan pada pokoknya (similarity in substance) adalah doktrin hukum inti dalam sistem merek Indonesia. Sebuah tanda dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar jika ia memiliki persamaan dalam hal bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, atau kesamaan bunyi ucapan (phonetic similarity) yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Butuh Bantuan Pembuatan Akta & Konsultasi Resmi?
Temukan dan konsultasikan berkas Anda langsung ke kantor Konsultan HKI terverifikasi di wilayah Anda melalui Jasa.Legal.
Pemeriksa DJKI tidak hanya membandingkan tampilan visual. Pengujian persamaan mencakup tiga dimensi:
- Persamaan visual ā apakah tampilan keseluruhan merek menyebabkan konsumen bingung ketika melihatnya di rak produk atau papan nama.
- Persamaan fonetik ā apakah pelafalan nama merek yang dimohonkan terdengar mirip dengan merek yang sudah terdaftar, terutama bagi konsumen yang membaca dalam bahasa daerah atau dialek tertentu.
- Persamaan konseptual ā apakah kedua merek menyampaikan konsep, makna, atau asosiasi mental yang identik meskipun secara visual berbeda.
Pengujian ini dilakukan dalam konteks kelas barang/jasa yang sama. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya di kelas yang berbeda tidak otomatis ditolak ā kecuali salah satunya adalah merek terkenal (well-known mark).
Merek Terkenal: Perlindungan Lintas Kelas
Merek terkenal mendapat perlindungan khusus di Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20/2016 ā bahkan untuk kelas barang/jasa yang berbeda. Ini disebut perlindungan cross-class atau trans-goods protection.
Pengakuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada beberapa faktor yang ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 21: tingkat pengetahuan publik atas merek tersebut, volume penjualan, jangkauan wilayah pemasaran, durasi penggunaan, dan ada/tidaknya upaya promosi yang masif. Merek seperti "Apple", "Nike", atau "Rolex" mendapat perlindungan lintas kelas ā sehingga mendaftarkan merek bernama "Apple" untuk jasa restoran pun berpotensi ditolak karena konflik dengan merek terkenal.
Itikad Buruk dalam Pendaftaran Merek
Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 secara eksplisit melarang pendaftaran merek yang diajukan atas dasar itikad buruk (bad faith). Itikad buruk terjadi ketika pemohon mengetahui ā atau seharusnya mengetahui ā bahwa tanda yang didaftarkan adalah milik atau identik dengan merek pihak lain yang sudah lebih dulu digunakan di Indonesia maupun di negara lain.
Itikad buruk sering muncul dalam kasus merek yang diplagiat dari luar negeri oleh pihak tidak bertanggung jawab sebelum pemilik aslinya sempat mendaftar di Indonesia (trademark squatting). Pemeriksa DJKI berwenang menolak permohonan dengan itikad buruk berdasarkan bukti penggunaan terdahulu yang dapat dibuktikan dengan dokumen penjualan, iklan, atau publikasi.
ā ļø Jebakan umum: Asas First to File dalam sistem merek Indonesia sering disalahpahami sebagai "siapa pun yang mendaftar pertama pasti menang." Pasal 21 ayat (3) memberi pengecualian tegas ā pendaftar pertama dengan itikad buruk dapat dibatalkan mereknya, bahkan setelah sertifikat diterbitkan, melalui gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga.
Bagaimana Alur Pemeriksaan Substantif dan Apa yang Terjadi Setelah Penolakan?
Pemeriksaan substantif merek dimulai setelah DJKI menerima biaya PNBP dan menyatakan permohonan lengkap secara administratif. Pemeriksa yang ditugaskan kemudian memeriksa kebaruan dan kekhasan tanda berdasarkan basis data PDKI yang aktif.
Jika Pemeriksa menemukan alasan penolakan, DJKI menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan secara tertulis kepada pemohon atau kuasa hukumnya. Pemohon memiliki hak untuk mengajukan sanggahan tertulis dalam waktu yang ditentukan peraturan ā dengan menyertakan argumen hukum atau bukti pendukung (misalnya bukti penggunaan merek sebelumnya untuk membantah klaim persamaan pada pokoknya).
Jika sanggahan ditolak, pemohon dapat menempuh jalur banding ke Komisi Banding Merek DJKI dalam waktu maksimal 90 hari sejak tanggal surat penolakan final. Komisi Banding terdiri dari pemeriksa senior DJKI dan ahli merek eksternal yang akan mengkaji ulang seluruh alasan penolakan secara independen.
| Tahap | Durasi | Pilihan Pemohon |
|---|---|---|
| Pemeriksaan substantif | Maks. 150 hari kerja | ā |
| Surat pemberitahuan penolakan | ā | Ajukan sanggahan tertulis |
| Keputusan akhir penolakan | ā | Banding ke Komisi Banding (90 hari) |
| Keputusan Komisi Banding | Bervariasi | Gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat |
Gugatan ke Pengadilan Niaga adalah upaya terakhir jika Komisi Banding pun menolak permohonan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi eksklusif untuk perkara merek di Indonesia.
Strategi Pra-Filing: Cara Memitigasi Risiko Penolakan Sebelum Mendaftar
Penelusuran menyeluruh di basis data PDKI (pdki-indonesia.dgip.go.id) adalah langkah wajib sebelum mengajukan permohonan. Penelusuran PDKI yang efektif mencakup:
- Penelusuran kata kunci berbasis teks (nama merek yang direncanakan dan variasi fonetiknya).
- Penelusuran berbasis kelas Nice yang relevan dengan jenis barang/jasa Anda.
- Penelusuran lintas kelas untuk mendeteksi merek terkenal yang mungkin berbenturan.
Penelusuran PDKI awal ini secara signifikan memitigasi risiko penolakan relatif berdasarkan Pasal 21 ā meskipun tidak dapat mengeliminasi risiko sepenuhnya karena ada jeda waktu antara permohonan yang masuk ke sistem dan kemunculannya di basis data publik.
Untuk risiko penolakan mutlak berdasarkan Pasal 20, evaluasi kekhasan (distinctiveness) tanda perlu dilakukan oleh Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar yang berpengalaman menilai standar pemeriksaan DJKI. Tanda yang terlalu deskriptif, terlalu generik, atau mengandung elemen terlarang sebaiknya direvisi sebelum biaya PNBP dibayarkan ā karena biaya tersebut tidak dapat dikembalikan jika permohonan ditolak.
Artikel ini menyajikan ringkasan normatif berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kondisi spesifik setiap permohonan dapat berbeda ā konsultasi dengan Konsultan HKI terdaftar disarankan sebelum mengambil keputusan pra-filing.
Temukan Layanan di Area Anda
Istilah Hukum Terkait
Artikel Terkait
Belum ada artikel terkait.